拒絶理由について 先行技術文献調査結果の記録とは ←過去の記録に照らし合わせて、判断することでしょうか？

Question

拒絶理由について
先行技術文献調査結果の記録とは ←過去の記録に照らし合わせて、判断することでしょうか？先行技術文献・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・
↑文献名が書かれている

ちなみに、この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません

＜補正の示唆＞
例えば、以下のような記載であれば、上記拒絶理由は解消される。
説明-------------------
--------------
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↑補正できる説明が書かれている

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変
更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考６、７）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載し
た事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項につい
て補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を
明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に
違反する補正とならないよう、注意してください。

矢印は私の補足です。

聞きたいこと
1 先行技術文献調査結果の記録とは、過去の記録に照らし合わせて、同じような特許だと判断することでしょうか？
2 補正の示唆に書かれていることを、書けば、特許の申請が通るということでしょうか
3 補正をする際の注意（1）個所に下線を引いてくださいとありますがどのようにすればいいのでしょうか
4 補正をする際の注意（2）根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張するとありますが、文章で良いのでしょうか
5 補正をする際の注意（3）の意味 技術的特徴を変更は変わらないと思うのですが・・・

特許法第17条の2第4項は、発明の特別な技術的特徴を変更する補正を禁止する規定である。発明の特別な技術的特徴を変更する補正とは、以下の(i)及び(ii)の発明の間で発明の単一性の要件を満たさないものとなる補正であり、第17条の2第4項は、第37条の発明の単一性の要件を補正前と補正後の特許
請求の範囲に記載された発明の間に拡張するものである。
(i) 補正前の特許請求の範囲に記載されていた発明のうち、拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された全ての発明
(ii) 補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明

Answer 1

１．審査官が審査を行う際に参照した文献のことで、必ずしも拒絶理由の原因となる物ばかりではありません。

そのうち、拒絶の理由として挙げられている文献のみを参照して補正を行ったり、意見書を提出すれば良いわけです。

２．Yes. しかし、滅多にないことですが、新しい先行技術が見つかって、再度「最初の拒絶理由通知」が来ることもあり得ます。

ただし、「例えば、以下のような記載であれば、【上記拒絶理由】は解消される。」ということですので、（３）に記載された発明の単一性を満たさずに、そえれが新たな拒絶理由となることがあります。
この点が、拒絶理由通知に書いてあると言うことは、そうなる可能性が強いと言うことでしょう。
審査官が示した補正案で良ければ、一応、それを「補正案」として、審査官にＦＡＸで送り、発明の単一性を満たしているかどうかを確認するのがよいでしょう。

３．補正により、文章が変わったところに下線を引けばよいことになります。もし、補正により文章の一部が削除された場合には、削除された文章の前後１文字ずつに下線を施します。
請求の番号が変わった場合は、請求項番号にも下線を施します。

４．意見書に於いて述べます。補正により変更された部分を、補正前、補正後の文章を書いて、それにより、拒絶理由が解消したことを書けば良いでしょう。

５．
第十七条の二
４ 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

たとえば、

【請求項１】 ＡとＢとを有するＣ
【請求項２】 Ｄを付加した請求項１に記載のＣ
【請求項３】 Ｅを付加した請求項１に記載のＣ

出会って、請求項１に拒絶理由があって、それを解消することができず、請求項２，請求項３には拒絶理由が無い場合、

【請求項１】ＡとＢとＤとを有するＣ
【請求項２】ＡとＢとＥとを有するＣ

となりますが、発明の特徴部分は、それぞれＤとＥを付加したものになりますので、これらの技術的特徴が同一で、発明の単一性を満たすことが条件となります。

Answer 2

ちょっと横入りですみません。

>【請求項１】 ＡとＢとを有するＣ
>【請求項２】 Ｄを付加した請求項１に記載のＣ
>【請求項３】 Ｅを付加した請求項１に記載のＣ
>出会って、請求項１に拒絶理由があって、それを解消することができず、請求項２，請求項３には拒絶理由が無い場合、

>【請求項１】ＡとＢとＤとを有するＣ
>【請求項２】ＡとＢとＥとを有するＣ
>となりますが、発明の特徴部分は、それぞれＤとＥを付加したものになりますので、これらの技術的特徴が同一で、発明の単一性を満たすことが条件となります。

違います。
請求項２，請求項３には拒絶理由が無いというのは、
すでに請求項２，請求項３を「審査して」拒絶理由が無いということです。

単一性違反というのは審査をしない請求項を出願人に通知するための拒絶理由です。
すでに審査が終わった請求項に対し単一性違反の拒絶理由が通知されることはあり得ません。

Answer 3

この拒絶理由通知の冒頭に、「最後」と書いてありませんでしたか？
この「最後」が今回の拒絶理由通知のポイントになります。

最後と書いてなければ、読み飛ばして下さい。

本質問への回答は、他の方が丁寧になさっているので、最後と書いてある拒絶理由通知への対応のポイントだけを述べます。

注意事項の⑴、⑵は説明不要。⑶が重要で、最初の時とは違う補正要件が課されています。
最後の拒絶理由通知では、拒絶査定の時と同様、権利範囲を狭める補正、請求項を削る補正、不明瞭な記載の釈明の3パターン以外許されません。請求項の追加等の補正は許されません。

審査官が、前回の対応を見て、登録査定を出せそうだと判断しているので、特許請求範囲や明細書を大きく変更してほしくないと書いているのです。但し、現状では登録査定が出せないので、登録査定を出すためのヒントを出して、その通り補正して欲しいというメッセージが込められています。
この拒絶理由通知には、素人さんにありがちな、過剰反応をしないで、素直に対応するのがポイントになります。

先行技術文献として列記されている文献は、読まなくて結構です。これは、後に異議申立てがあった時などのために、審査官が読んだ文献を列記しているだけです。審査官は、この文献と本願の類似性、相違を理解しており、新たな引例となるかどうかを比較したが、使えなかったので、拒絶理由通知の引例として使用していません。

この拒絶理由通知は、登録査定への予告リーチみたいなものですから、確実にモノにしましょう。